Les Annuités brevets : que faut-il renouveler et quand ?

Lorsque les budgets sont serrés, les dépenses de propriété intellectuelle feront naturellement l'objet d'un examen minutieux, le paiement des annuités de brevet étant souvent l'un des premiers domaines à faire l'objet de réductions. Toutefois, une réaction spontanée pour économiser de l'argent à court terme peut s'avérer plus coûteuse à long terme, à moins que l'exercice ne soit entrepris d'une manière structurée et éclairée. Eric Siecker de Novagraaf offre quelques conseils.

Personne ne veut perdre de budget, mais si une entreprise doit se serrer la ceinture, tous les employés de l'entreprise devraient examiner attentivement leurs dépenses actuelles pour voir ce qu’il est possible de faire. Bien que les conseils en propriété intellectuelle devraient s'efforcer de lutter contre toute réduction drastique des budgets de protection de la propriété intellectuelle, une offre en amont visant à réduire les coûts de manière raisonnable peut être considérée comme un bon leadership.

L'éducation interne est importante ici aussi. Les praticiens internes de la propriété intellectuelle connaissent très bien l'importance des brevets et de l'innovation pour une entreprise, mais ces connaissances ne sont pas toujours partagées par tous les membres du conseil d'administration des entreprises. Par conséquent, l'accent est mis sur le conseil en PI pour démontrer que les droits qui protègent ces brevets ne sont pas des coûts inutiles. Une façon d'y parvenir est de faire savoir que les réductions des budgets de PI augmenteront les risques commerciaux à court et à long terme. Le risque est, bien sûr, très difficile à quantifier ; cependant, les efforts pour brosser un tableau clair du risque seront essentiels dans la lutte contre les coupes budgétaires sévères.

Sachez ce que vous possédez

Un exercice de réduction budgétaire peut fournir l'occasion, souvent nécessaire, de procéder à un audit approfondi des portefeuilles de brevets et des paiements d’annuités. Non seulement il pourrait être envisageable de procéder à certaines réductions initiales sans que cela n'ait d'incidence sur l'ensemble des risques, mais un tel exercice placerait également les conseils en PI dans une position favorable lorsqu'ils discutent des budgets en général. Il est donc important de connaître l’étendue des droits que vous possédez si vous voulez être en mesure de justifier leur coût.

Budgétisation du paiement des annuités

Le coût annuel des renouvellements est (ou devrait être) assez facile à estimer, de sorte que l'entreprise ne devrait pas avoir l'impression de recevoir une facture inattendue chaque année. Cependant, les portefeuilles ont tendance à gonfler avec le temps, car il est plus facile d'ajouter un brevet que d'en supprimer un. Personne ne veut être la personne qui ampute d’un brevet, donc à moins d'être sûr à 100% que quelque chose peut être abandonné, il est naturel pour les décideurs de jouer la sécurité et de maintenir le brevet en vie.

Certaines entreprises établissent des budgets spécifiques pour les renouvellements, ce qui oblige à effectuer X % des réductions chaque année. Cela amène ainsi à prendre des décisions délicates, par exemple : dois-je supprimer un brevet ancien et coûteux ou deux brevets nouveaux et moins coûteux ?

Si vous devez faire des réductions, par où commencer ?

Une stratégie de brevet qui comprend une stratégie d'entretien et d'abandon sera certainement utile. Les portefeuilles de brevets comprennent généralement des groupe de brevets ayant des objectifs différents et certains de ces groupes seront plus faciles à tailler que d'autres. Il est clair que les droits qui protègent et soutiennent les innovations fondamentales doivent être sauvegardés. Il en va de même pour tous ceux qui font gagner de l'argent à l'entreprise ; par exemple, par le biais d'une licence ou d'une protection des pièces détachées. D'autres segments (par exemple, la protection non essentielle ou les marchés non essentiels) peuvent être taillés plus vigoureusement.

Prédire l'impact à long terme

Bien sûr, il est souvent difficile de s'assurer qu'un brevet considéré comme non essentiel aujourd'hui ne sera plus valable à l'avenir. Cela peut être un véritable casse-tête pour de nombreux chefs de brevets.

Il est difficile d'attribuer une valeur aux brevets individuels : certains sont comme des chiens de garde endormis à l'entrepôt ; l'entrepôt n'a jamais été cambriolé, mais est-ce à cause du chien ?

Néanmoins, il y a un certain nombre de signaux d'alarme à garder à l'esprit. Il convient en particulier de surveiller l'impact potentiel des années successives d'élagage sur l'étendue géographique de la couverture d'un portefeuille. Les brevets américains doivent être renouvelés tous les quatre ou huit ans, alors que dans la plupart des autres pays, les annuités sont payées annuellement. Supposons qu'une entreprise procède à l'élagage de son portefeuille sur une période de trois ans. Cela offre trois possibilités de réduire, par exemple, un brevet européen (EP), mais un brevet américain ne sera pris en considération qu'une seule fois tout au plus et peut-être pas du tout au cours de ce cycle de réduction des coûts. Sans le soin et l'attention nécessaires, le portefeuille pourrait facilement être biaisé en faveur d'un portefeuille lourd de brevets américains, car le portefeuille non américain pourrait être réduit de façon excessive. Il est peu probable qu'un tel scénario représente les meilleurs intérêts de l'entreprise.

Assurer la cohérence dans la prise de décision

Il n'est pas amusant pour les conseillers juridiques internes ou les gens d'affaires de procéder à un grand nombre de renouvellements tous les mois, tous les trimestres ou tous les six mois. Cela pourrait déclencher une chaîne de courriels pour tenter de prendre une décision, de déterminer si la technologie est utilisée, et ainsi de suite. L'établissement de certaines lignes directrices pour l'examen est souvent bénéfique dans de tels cas et peut assurer que l'approche est cohérente et bien gérée. L'approche exacte variera d'une entreprise à l'autre, mais les paramètres d'ancienneté et de coût sont souvent un bon point de départ, par exemple :

Ancienneté :

• tout ce qui dépasse 10 ans devrait toujours être revu pour voir si la technologie est toujours pertinente ;
• tout ce qui a moins de 5 ans devrait toujours faire l'objet d'un examen pour voir si la technologie a été mise à l'essai et si elle est aussi valable qu'on l'avait d'abord cru ;
• renouveler automatiquement tous les brevets qui ont entre 5 et 10 ans.

Coût :

• renouveler automatiquement tous les brevets qui coûtent moins de 500 USD (ou quelle que soit la devise) à renouveler.

Une combinaison de modèles d'âge et de coûts peut aussi bien fonctionner.

Autres mesures à envisager

La déchéance des droits n'est pas la seule option qui s'offre à ceux qui cherchent à alléger un portefeuille ; il existe également la possibilité de vendre ou de concéder des sous-licence des droits non utilisés ou non désirés. Il est important de noter, cependant, qu'il s'agit généralement d'un processus lent et qu'il n'est donc pas possible de le faire rapidement lorsque les compressions budgétaires entrent en vigueur. Toutefois, les conseils en PI peuvent envisager une stratégie sur la possibilité de vendre ou d'octroyer une licence dans le cadre de leur stratégie en matière de brevets si cela présente un intérêt pour cette entreprise en particulier.

Eric Siecker est directeur général et conseil en brevets chez Novagraaf UK.